É fato incontestável
que a Internet se tornou essencial nas nossas tarefas diárias, pessoais ou
profissionais, sendo, muitas vezes, o nosso principal ponto de contato com o
mundo.
Cientes
disso, as empresas têm se valido de um novo mecanismo online para dar
publicidade aos seus produtos e serviços: a contratação de “Links
Patrocinados”. Trata-se de um serviço de publicidade disponibilizado por alguns
dos principais sites de busca (Google, Bing, Yahoo! Search), que consiste na
venda de determinadas palavras-chave atreladas ao negócio desenvolvido pela
empresa, de modo que, quando pesquisadas pelos internautas, os sites de busca
exibam, em um campo de destaque, o conteúdo do anunciante, proporcionando maior
visibilidade para o público consumidor.
Nesse
contexto, uma joalheria, por exemplo, pode comprar as palavras “joias”, “ouro”,
“prata”, “brincos”, “colares”, para que o seu anúncio apareça em um campo de
destaque quando tais termos forem pesquisados no buscador, pelo seu consumidor
alvo.
O
contratante dos “Links Patrocinados”, via de regra, paga pelo serviço de acordo
com a sua efetividade, com base nos acessos proporcionados ao seu anúncio, o
que tem ajudado a tornar essa forma de publicidade ainda mais procurada.
Ocorre que,
com objetivo de ter maior visibilidade na internet, algumas empresas têm
contratado estes serviços comprando palavras-chave que correspondem a marcas de
terceiros para a promoção de seus anúncios, pretendendo se valer da
popularidade e credibilidade que aquele nome ou marca possuem no mercado.
Embora tenha
se tornado prática mercadológica corriqueira, esta atitude tem sido
interpretada pelo Poder Judiciário brasileiro como ilícita, podendo configurar
violação da marca, bem como acarretar em infração aos princípios e regras da
ordem econômica brasileira. Fala-se na possível configuração de concorrência
desleal (ato ilícito previsto na Lei de Propriedade Industrial Lei 9.279/1996)
e de sua vertente, o aproveitamento parasitário, muito explorado pela
jurisprudência e pela doutrina.
Recente
pesquisa realizada pela Comissão de Direito e Concorrência da Associação
Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI)[1], disponibilizada em abril de
2016, constatou a existência de 22 (vinte e duas) decisões de Tribunais de
Justiça Brasileiros sobre o tema, sendo que em apenas 04 (quatro) destas, houve
posicionamento favorável à utilização não autorizada da marca de terceiros para
a contratação de links patrocinados. Tratam-se de casos em que o terceiro se
utilizava da marca da empresa para divulgação dos produtos da própria empresa,
como revendedor autorizado. Os Tribunais entenderam que nestes casos, a empresa
detentora da marca continuava sendo beneficiária da publicidade, não havendo a
caracterização do ato ilícito.
Nos demais
casos o entendimento foi de que estava configurada a concorrência desleal ou a
responsabilização do provedor de internet, prestador do serviço, em razão de
ter viabilizado e proporcionado a utilização não autorizada de nome e marca de
terceiros em benefício próprio, violando o direito do legítimo detentor e,
muitas vezes, causando prejuízo ou confusão ao consumidor. A seguir serão
abordados os principais argumentos empregados nestas decisões.
A legislação
nacional confere às empresas a proteção de seu nome empresarial[2] e de suas
marcas registradas e o direito exclusivo de uso destes sinais distintivos[3].
Desta forma, é considerada ilícita a utilização da marca por terceiros que não
possuam a autorização para tanto, podendo caracterizar inclusive crime de
reprodução não autorizada da marca, conforme previsto no artigo 189 da Lei
9.279/96.
Ainda, a
utilização indevida por terceiros de esforços ou criações alheias, com o
intuito de obter vantagem financeira, pode caracterizar concorrência desleal ou
crescimento parasitário. A seguir, diferenciamos os mencionados institutos.
Para que se
caracterize a concorrência desleal, é necessário que haja obrigatoriamente a
concorrência entre os agentes, além dos seguintes pressupostos:
1.
Os fatos têm que ocorrer na mesma época, pois se
faz necessária a disputa de clientela, o que jamais ocorreria se atuassem em
épocas distintas;
2.
A identidade entre os produtos ou serviços (não
precisam ser exatamente idênticos, caso possam ser substituídos pelo
consumidor); e
3.
Haja identidade do mercado, ou seja, estejam
voltados ao mesmo mercado consumidor.[4]
Ademais, é
necessário que haja a disputa da clientela de forma abusiva, de maneira
desleal, nesse sentido pontua o professor Denis Borges Barbosa: “É preciso que os atos de concorrência sejam contrários aos “usos
honestos em matéria industrial ou comercial” (Convenção de Paris, art. 10-bis)
ou a “práticas comerciais honestas” (TRIPS, art. 39) – sempre apurados segundo
contexto fático de cada mercado, em cada lugar, em cada tempo“.[5]
O
aproveitamento parasitário, por sua vez, independe da existência de
concorrência entre os agentes, os quais podem não estar no mesmo ramo
mercadológico ou não disputar a mesma clientela, mesmo que atuem em ramo
idêntico, fato é que nestes casos, não haverá o desvio de clientes.
Assim,
pode-se afirmar que a essência do aproveitamento parasitário está nas situações
em que “alguém procura vencer no mercado, não pela sua própria contribuição,
mas explorando as contribuições alheias“[6]. Ainda, a doutrina
francesa[7] define o instituto como o ato ou atos de um empresário que tira ou
procura tirar proveito das realizações pessoais de outrem, mesmo se não tem a
intenção de prejudicar este último.
Portanto,
aquele que se utiliza dos nomes ou das marcas registradas de empresas
diretamente concorrentes, ou simplesmente se aproveita da popularidade que
estas possuem no mercado para posicionar melhor os seus produtos e serviços na
internet, por meio de publicidade em links patrocinados,
pode ser alvo de medida judicial, para que se abstenha da conduta e indenize
eventuais prejuízos ao titular dos sinais distintivos.
Exemplos de
julgamentos neste sentido podem ser encontrados no Acórdão de Apelação Cível
emitido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro de n°.
0268961-21.2011.8.19.0001; e nos acórdãos de Apelação Cível exarados pelo
Tribunal de Justiça de São Paulo, de nº. 0138471-41.2010.8.26.0100,
0042679-66.2010.8.26.0001 e 0014472-43.2009.8.26.0405. Destaca-se:
OBRIGAÇÃO DE
NÃO FAZER C.C PERDAS E DANOS Controvérsia entre empresas do ramo imobiliário
Captação indevida de clientela, via internet – Expressões relacionadas aos
empreendimentos da autora que, quando lançadas em sítio de busca na rede
mundial de computadores, têm a pesquisa redirecionada para o sítio da ré, de
forma privilegiada Vinculação feita por meio de links patrocinados Mecanismo a
incutir dúvida no elemento volitivo dos consumidores Obrigação das rés em não
utilizarem os signos questionados, salvo para identificação de referência
espacial – Sentença confirmada. (.)[8]
Há
julgamentos, inclusive, que sugerem a caracterização do dano moral presumido em
casos como os discutidos acima. Trata-se de interpretação cumulativa entre a Súmula
227 do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 209 da Lei de Propriedade
Industrial. Vejamos trecho importante de
decisão nesse sentido:
(.) Já é
hora de evoluir na verificação do dano moral, presumindo-o quando for flagrante
o uso do nome e da marca alheias, sob pena de desvalorização irreparável do
investimento e do zelo dos seus titulares, raramente indenizados pela
dificuldade da prova da lesão extrapatrimonial, em severo detrimento da força
moral que deve ter um nome ou uma marca. E, em última análise, em prejuízo
grave ao consumidor que, como no caso, procura na internet pelo nome da autora
e é direcionado para o site da ré[9].
Diante deste
complexo cenário, você pode se perguntar qual o posicionamento dos provedores
de internet responsáveis pela prestação do serviço, acerca do tema. Afinal,
tratando-se de serviço que, quando mal utilizado, pode caracterizar ato ilícito
capaz de gerar danos a terceiros, o provedor poderia ser responsabilizado?
Nos termos
de uso das plataformas de busca, os provedores se isentam desta
responsabilidade prevendo contratualmente que aquele que usa o nome de uma
empresa deve possuir autorização desta, sob pena, inclusive, de indenizar os
prestadores de serviço no caso de ajuizamento de uma ação judicial requerendo a
reparação de eventuais perdas e danos. Quando acionados judicialmente, tais
provedores têm se posicionado no sentido de que os danos são causados pelos
concorrentes e não pela plataforma, que não possui qualquer mecanismo
tecnológico capaz de evitar a utilização indevida de nome e marca de terceiros.
Ocorre,
porém, que os Tribunais Brasileiros não têm entendido dessa maneira. A exemplo
dos acórdãos de Apelação Cível de n°. 0003615-70.2008.8.19.0209 emitido pelo
Tribunal de Justiça de São Paulo e do acórdão de Embargos de Declaração de nº.
0003615-70.2008.8.19.0209 exarado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro,
tem-se reconhecido a relação consumerista entre contratante e a plataforma,
havendo nestes casos a caracterização de fato do serviço, por se tratar de
risco do próprio negócio, que deve ser suportado pela plataforma. Vejamos um
exemplo:
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE “INTERNET”. “GOOGLE AD WORDS”. “LINK” PATROCINADO. PESSOA JURÍDICA.
SERVIÇO CONTRATADO PARA INCREMENTAR NEGÓCIOS. USUÁRIO QUE ERA REDIRECIONADO
PARA O “SITE” DE CONCORRENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RISCO DO NEGÓCIO.
FORTUITO INTERNO. DANO MORAL ADEQUADAMENTE ARBITRADO. DANO MATERIAL NÃO
COMPROVADO. SUMULA 227 DO STJ. (.)[10]
Fato curioso
é que a própria Microsoft, responsável pela plataforma de busca “Bing”, já
recorreu ao Judiciário para impedir que concorrente de menor porte se
utilizasse do seu nome em publicidade de links patrocinados
para promover os seus próprios produtos. Maiores detalhes podem ser obtidos por
meio da leitura do Acórdão de Apelação Cível n°. 0147301-01.2004.8.19.0001.
Não
obstante, importante ressaltar que a compra das palavras-chave por terceiros
dificulta que o próprio detentor da marca consiga adquirir o termo
correspondente. Isto porque, os serviços de links patrocinados
funcionam como um leilão, em que os objetos leiloados são as palavras
disputadas entre os anunciantes, sendo que o valor final para aquisição do
termo é definido pelo algoritmo dos mecanismos de busca, de acordo com a
procura. Desta forma, palavra mais disputada terá, consequentemente, maior
valor de compra[11].
Diante de
todo o exposto, verifica-se que a compra de termos correspondentes à marca de
terceiros para promoção de anúncios por meio de linkspatrocinados,
pode trazer evidentes prejuízos ao legítimo ti